연방순회법원은 명백성 분석에서 2차 고려사항이 개별적으로나 전체적으로 고려되어야 함을 명확히 했습니다.

2023년 8월 24일 미국 연방순회항소법원은 Ams의 볼보 펜타에서 열렸습니다. LLC 대 Brunswick Corp., 사건 번호 22-1765에서는 미국 특허 9,630,692(“'962 특허”)의 모든 청구권이 특허 불가능하다고 주장하는 특허심판 및 항소위원회(PTAB)의 최종 서면 결정을 명백히 무효화했습니다. 연방순회법원은 위원회가 적절하게 고려하지 않은 객관적인 비자명성 지표에 대한 추가 평가를 위해 결정을 환송했습니다. 이를 통해 연방순회법원은 다양한 표시에 대한 필수 명확성 분석 및 고려 사항에 대해 매우 필요한 지침을 제공했습니다.

'962 특허는 보트의 선미 아래에 위치한 "당김형" 또는 "전향 드라이브"를 제공하도록 설계된 보트 드라이브에 관한 것입니다. 볼보 펜타가 '962 특허를 상업적으로 구현한 것을 '전진 드라이브' 시스템이라고 부르는데, 이는 2015년 출시 당시 "매우 성공적"이었는데, 그 이유 중 하나는 수상 스포츠에 더 안전하기 때문입니다. Brunswick은 5년 후 "Bravo Four S" 드라이브라고 불리는 자체 보트 드라이브 시스템을 출시했습니다.

Brunswick이 Bravo Four S 드라이브를 출시한 날, 회사는 두 가지 참조를 고려하면 모든 주장이 명백하다고 주장하면서 '962 특허에 대한 당사자 간 검토를 위원회에 청원했습니다. Kiekhaefer에 대한 미국 특허 2,616,387("Kiekhaefer") 및 Brandt(“Brandt”)의 미국 특허 4,840,136. 이에 대응하여 Volvo Penta는 주로 Kiekhaefer와 Brandt를 결합하려는 동기에 이의를 제기하면서 6가지 객관적인 비자명성 지표(모방, 업계 칭찬, 상업적 성공, 회의론, 타인의 실패, 오랫동안 느꼈지만 해결되지 않은 요구)에 대한 증거를 제시했습니다.

연방순회법원은 Volvo Penta의 객관적인 지표에 대한 평가를 시작하기 전에 PTAB가 결합 동기에 대한 발견을 실질적인 증거로 뒷받침한다고 판단했습니다. 연방 순회에서는 먼저 Volvo Penta가 "각각의 이의 제기된 주장에 명시된 조향 가능한 트랙터형 드라이브"가 전진 드라이브 구현의 성공을 이끈 원동력임을 입증함으로써 필요한 연계성을 확립했다고 판단했습니다. 프로펠러 배열과 조향축 위치의 독창적인 조합은 업계에서 칭찬받는 특정 이점을 제공했으며 기존 기술의 드라이브에서는 달성할 수 없었습니다.”

Forward Drive와 '962 특허의 이의 제기된 주장 사이의 연관성을 발견한 후, 연방순회법원은 다음으로 결론을 내렸습니다. "다양한 고려사항에 가중치를 부여하는 것을 포함하여 [이] 객관적인 비자명성 표시에 대한 위원회의 분석은 지나치게 과했습니다. 모호하고 모호하다.” 슬립 Op. at 15. 예를 들어, Forward Drive의 고의적인 복사를 입증하는 Brunswick 내부 문서의 중요성을 인식하고 "복사를 발견했음에도 불구하고 이사회는 이 요소에 '약간의 가중치'만 부여했습니다." Id. at 16. 연방순회법원은 이러한 "단지 '일정한 비중'의 할당"은 일반적으로 "복사가 비자명성의 강력한 증거"이며 "다른 사람의 무단 복제"를 설명하는 선례를 고려할 때 불충분하다고 판결했습니다. 문제를 해결하면 복사가 가장 확실하고 설득력 있는 증거가 될 수 있습니다.”

연방순회법원도 마찬가지로 Volvo Penta의 상업적 성공에 대한 증거가 단순히 "약간의 무게" 이상을 보장한다고 판단했습니다. 예를 들어, 법원은 Brunswick이 "Forward Drive가 본질적으로 엄격한 드라이브를 위한 새로운 시장을 창출했다", "'Forward Drive의 매출은 2015년 출시 이후 크게 증가했습니다", "더 많은 점을 인정하거나 이의를 제기하지 않았다고 설명했습니다. 전진 드라이브를 통합하도록 특별히 설계된 보트를 포함해 볼보 펜타 전진 드라이브를 원래 장비로 제공하는 보트 제조업체가 늘어나고 있습니다.” 해당 요소에 "어느 정도 가중치"를 부여하기로 한 이사회의 결정은 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않았습니다. 슬립 Op. 17시에.

연방순회법원은 또한 이사회가 오랫동안 느꼈지만 해결되지 않은 필요성을 적절하게 평가하지 못했다고 판결했습니다. 예를 들어, 법원은 위원회가 "1950년대에 처음으로 서퍼가 보트의 항적 뒤에 10개의 파도를 걸 수 있다는 것을 발견한 이후로 사람들은 더 나은 방법을 찾으려고 노력해 왔습니다..."라는 증거를 무시했다고 판결했습니다. 그리고 더 안전하다” 그리고 “선체 아래에 안전하게 고정된 지지대를 갖춘 선내 V 드라이브 제조업체는 [웨이크서핑] 시장에 서비스를 제공하는 것을 즐겼습니다[,] 스턴드라이브 제조업체는 그럴 수 없었습니다.” 연방순회법원은 이 증거가 "오랫동안 느껴온 필요성, 즉 선미 구동 보트에서의 안전한 웨이크서핑"을 명백히 식별한다고 주장했습니다. 연방순회법원은 또한 주장된 선행 기술인 Brandt(약 1989년, Volvo Penta에 할당) 및 Kiekhaefer(약 1952년, Brunswick에 할당)의 연대를 지적하면서 "Brunswick 자체가 주장된 참고 문헌 중 하나를 소유하고 있음"을 지적했습니다. 거의 50년 동안 청구된 발명품을 개발하지 못했다는 사실을 간과해서는 안 됩니다.” 슬립 Op. 19시에.